Voordracht tijdens IE-Zomerforum, congres over ‘Bescherming van vormgeving’ 13 juli 2017.

 

1. Gevraagd om commentaar bij het recente Mi Moneda (ook: Allround/Sim-stars)-arrest van de Hoge Raad dat de aanleiding vormt tot deze bijeenkomst, grijp ik de mij geboden gelegenheid aan om nog eens terug te komen op een enkele van mijn opvattingen met betrekking tot slaafse nabootsing waarover in de achterliggende jaren door sommige vakgenoten de staf is gebroken.[1] Ik noem de samenhang en samenloop van intellectueel-eigendomsrechtelijke regiems en het verwarringsbegrip. Mijn eerstgenoemde opvatting is door Cohen Jehoram sr. met walging als “verknoedeling” aangemerkt.[2] En Gielen – op dat punt inmiddels bijgevallen door AG Van Peursem die in feite Gielen napraat – is van mening dat ik in de war ben bij mijn opvatting over het begrip verwarring.[3] Met beide critici kan ik zo bovendien opnieuw (ik deed dit in publicaties reeds eerder) in debat gaan. Van de gelegenheid dat ik het woord voer, maak ik tevens gebruik om met de Hoge Raad van mening te verschillen over de maatstaf aan de hand waarvan moet worden vastgesteld of sprake is van verwarring.

2. Ik prijs mij daarbij gelukkig deel uit te maken van het hooglerarenpanel. Immers, zoals Visser in een reactie op Cohen Jehoram sr. ooit schreef, gaat diens diskwalificatie voorbij aan de onder meer in de wetenschap erkende toelaatbaarheid van argumentatie vanuit de diepere lagen van de ie-gereedschapskist. Hoewel ik weet dat in elk geval één van mijn stokpaarden: de inhoud van het verwarringsbegrip, inmiddels in de rechtspraktijk is gesneuveld, voel ik mij dan ook niettemin vrij om aan dit dode paard te blijven trekken.[4] Intussen zal ik mij “in de echte wereld” – zoals opnieuw Visser dit heeft genoemd – wel wijzer gedragen. De situatie doet mij denken aan een pleidooi van jaren geleden waarin ik een bepaalde stelling verdedigde en van de wederpartij de tegenwerping kreeg dat ik in mijn proefschrift het tegendeel had betoogd. Maar de rechtspraak heeft mij niet gevolgd, kon ik daarop repliceren.

3. In het vervolg beperk ik mij dus tot het trekken aan dit gesneuvelde stokpaard met toebehoren, en laat ik, met één uitzondering, nadrukkelijk buiten bespreking verschillende andere aspecten van het slaafse nabootsingsrecht. Die uitzondering is het beginsel van de vrijheid van kopie, omdat dit de hoefslag van mijn stokpaard bepaalt. Door mij wordt het Mi Moneda-arrest op dat punt verwelkomd, omdat daarin een halt wordt toegeroepen aan de door mij ooit gesignaleerde en mijns inziens niet afgenomen opmars van het in de rechtspraak ten onrechte tot zorgvuldigheidsnorm verheven uitgangspunt “Gij zult niet verwarren door overeenstemmende producten te verhandelen en daardoor profijt te trekken van andermans inspanningen”. Ook in de literatuur is dit standpunt terug te vinden, bijvoorbeeld bij Gielen, die in de Spoor-bundel schrijft dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad te gemakkelijk (ook door mij) een door de raad aanvaarde kopieervrijheid zou zijn afgeleid.[5] Exit Gielen’s opvatting dus na het Mi Moneda-arrest, althans in het recht der werkelijkheid.

4. Ter zake nu. Hoe wat ik zal betogen zich verhoudt tot het Mi Moneda-arrest evalueer ik aan het slot. Zoals ik het blijf zien, is slaafse nabootsing die vorm van ongeoorloofde mededinging, lees: onrechtmatig handelen, waarbij het nagebootste uiterlijk (de vormgeving) van een product leidt tot nodeloze, lees: vermijdbare, herkomstverwarring. Dit is steeds het geval, wanneer de consument ten onrechte denkt dat een product een andere dan de daadwerkelijke herkomst heeft. In het Mi Moneda-arrest spreekt de Hoge Raad afwisselend van “publiek” (sub 3.4.1, een term afkomstig uit het Lego-arrest)[6], en “marktdeelnemers” als ook “consumenten” (sub. 3.4.4). Echter, aangenomen lijkt te mogen worden dat het telkens om de consument gaat ten aanzien van wie de verwarringsvraag moet worden beantwoord. Van geen betekenis is of het gaat om een exacte kopie van het nagebootste product of dat de nabootsing om een andere reden tot herkomstverwarring leidt.

5. Kernwoord in het vereiste van herkomstverwarring is uiteraard het begrip “verwarring”. Verwarring veronderstelt onderscheidend vermogen van het nagebootste product. Maar wat is onderscheidend vermogen en wat is verwarring in juridicis? Naar mijn mening heeft een product onderscheidend vermogen wanneer vaststaat dat het een eigen plaats in de relevante markt heeft. Dat is mijns inziens gelijkelijk zo in het merkenrecht en in het slaafse nabootsingsrecht. En wat verwarring betreft: met Geerts meen ik dat verwarring onderscheidend vermogen veronderstelt.[7] Gegeven onderscheidend vermogen van het beweerdelijk nagebootste product moet vervolgens worden vastgesteld of sprake is van verwarringwekkende gelijkenis of overeenstemming. Hier val ik Verkade bij waar hij in de Gielen-bundel schrijft dat het begrip verwarring “(moet worden opgevat) als een kleurloze maatstaf (…) aan de hand waarvan bepaald moet worden of er qua gelijkenis aanleiding is om aan een eventuele bescherming van de pretens ‘nagebootste’ eiser überhaupt te denken.”[8] Daargelaten dat reeds vanuit taalkundig gezichtspunt (en recht is, zoals wij weten pur sang taal) begripsmatige eenheid van dezelfde termen gewenst is, brengt nu mijn voorkeur voor verknoedeling van het intellectueel-eigendomsrecht mij ertoe te bepleiten om het begrip verwarring in het slaafse nabootsingsrecht en in het merkenrecht dezelfde betekenis te geven. De omstandigheid dat in deze beide rechtsgebieden de gelijkenis dan wel overeenstemmingsvraag moet worden beantwoord aan de hand van een vergelijking van de totaalindrukken onderstreept dit pleidooi.[9]

6. Anders echter Gielen en in zijn voetspoor Geerts en Van Peursem, die mijns inziens ten onrechte menen dat het bij het bepalen van het onderscheidend vermogen, lees: de identiteit, van respectievelijk een merk(teken) en van een product(vorm) om geheel andere karakteristieken zou gaan.[10] Weliswaar is volgens Gielen wat betreft het slaafse nabootsingsrecht aansluiting zoeken bij het modellenrecht minder juist dan aansluiting zoeken bij het merkenrecht, maar ook dat laatste is per saldo volgens hem dogmatisch onjuist. Waarom dat zo is, horen we wellicht vanmiddag.[11] Ik zie hier dogmatisch geen probleem, omdat ik er vanuit ga dat in het moderne, actuele intellectuele eigendomsrecht alle onderdelen tot dezelfde stam zijn terug te voeren. Ook het gegeven dat in de rechtspraktijk dikwijls sprake is van samenloop van slaafse nabootsingsrecht en merkenrecht, en gelet op de functie die de totaalindrukken heeft in beide rechtsgebieden pleit voor aansluiting van het ene bij het andere.

7. Zo kwam ik er toe en blijf ik erbij om net zoals dit het geval is in het merkenrecht ook in het slaafse nabootsingsrecht verwarring met herkomst te verbinden. Ik bevind mij daarbij in opnieuw in het goede gezelschap van Verkade die in de Gielen-bundel in verband met slaafse nabootsing bij herhaling spreekt van “herkomstverwarring”.[12] Ik citeer: ”Voor zover het (onnodig) wekken van verwarring tóch op zichzelf incriminerend geoordeeld zou worden, is niet een verbod ten aanzien van het product, maar hoogstens een verplichting om uitdrukkelijk te wijzen op een andere herkomst dan het originele object, een passende vorm van redres.”[13] Verwarring omtrent de herkomst van een product is inderdaad waarom het gaat. Productverwarring als zodanig heeft rechtens geen betekenis; het gaat altijd om het herleiden van een product tot zijn producent. “Herkomstverwarring is niet nodig”, schrijft Gielen.[14] Maar het is precies andersom: wanneer sprake is van productverwarring gaat deze vooraf aan, of beter: gaat deze op in herkomstverwarring. Onjuist dan wel onnodig is het dan ook om productverwarring naast herkomstverwarring te plaatsen.

8. Mijn opvatting is ook allerminst in strijd – zoals opnieuw Gielen en Van Peursem menen met de ook door mij voorgestane ruime uitleg van art. 10bis VvP.[15] Echter, dusdoende moet wel worden uitgegaan van een taalkundig en juridisch juist begrip verwarring. Bij wat ik voor de juiste uitleg van dit begrip houd, is er ook geen reden om daarbinnen te onderscheiden tussen directe verwarring en indirecte verwarring. Het is een onderscheid dat afkomstig is uit het merkenrecht. In samenspraak met het Cannon/Cannon-arrest van het Hof van Justitie EU verstaan Gielen, Van Peursem en de Hoge Raad onder de eerste vorm verwarring met betrekking tot de producten zelf, onder de tweede vorm verwarring met betrekking tot hun herkomst.[16] Dit onderscheid maakt de verwarringsvraag onnodig ingewikkeld. Er is slechts één vorm van verwarring: herkomstverwarring.[17] [18]

9. Aansluitend een kanttekening bij de door de Hoge Raad gegeven invulling van de maatstaf aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of sprake is van verwarring: gelet moet worden op de totaalindrukken van vergelijkbare producten. Daarbij moet volgens de Hoge Raad worden gelet op “een weinig oplettend kopend publiek”. Dat lijkt mij een invulling van voor het internettijdperk (Google etc.) en inderdaad wordt verwezen naar het eigen Rummikub-arrest uit 1991.[19] [20] Echter, er gaat geen dag voorbij of ons wordt bericht hoezeer de verslaafde consument doende is met het opsporen van digitaal beschikbare informatie alvorens zijn aankoopbeslissingen te nemen. Een variant van de welbekende “man on the Clapham bus”. Ook de overweging dat die bedoelde consument de te vergelijkbare producten meestal niet naast elkaar ziet, roept mijn tegenspraak op. Het intrigerende “meestal” daargelaten, ziet de internetconsument de desbetreffende, dat wil zeggen: de te vergelijken producten nu juist wel naast elkaar voor zich op het scherm. Immers, er mag van worden uitgegaan dat ’s Hogen Raads overweging niet ziet op een aankoopbeslissing met betrekking tot wc-blokjes.

10. Ik rond af. Daargelaten allerlei mitsen en maren waartoe arresten van de Hoge Raad altijd wel aanleiding geven, verwelkom ik het Mi Moneda-arrest als een in het algemeen goed beargumenteerde en fraai geformuleerde samenvatting van het geldende recht met betrekking tot de slaafse nabootsing. Ik meen dat uit het voorafgaande blijkt dat ik in veel opzichten in gelijke pas loop met de Hoge Raad. Echter, met het in aanmerking nemen van twee uitzonderingen. De eerste uitzondering heeft betrekking op de omstandigheid dat het naar mijn mening bij verwarring in het slaafse nabootsingsrecht gaat om herkomstverwarring, dat productverwarring op zichzelf genomen geen betekenis heeft, en dat het te dien aanzien gemaakte onderscheid tussen directe en indirecte verwarring de zaken onnodig ingewikkeld maakt. De tweede uitzondering ziet op de in aanmerking te nemen maatstaf om te beoordelen of sprake is van herkomstverwarring. Naar mijn mening moet die zijn het oordeel dan wel de oordeelsvorming van een aankopend publiek dat door raadpleging van het internet (en mogelijk andere soortgelijke media) is geoefend en voorbereid tot het doen van zijn aankopen. In de rechtspraktijk bestaat tussen de oordeelsvorming van de Hoge Raad en mijn opvatting dit verschil dat men er in een concreet geschil in mijn opvatting met het vaststellen van de gelijkenis van producten nog niet is, omdat vervolgens moet worden nagegaan of deze leidt tot herkomstverwarring. Wat dit betekent voor de stelplicht en bewijslast van partijen valt buiten het bestek van mijn betoog. Mijn hoop is dat dit ceterum censeo ertoe bijdraagt om vast te stellen dat mijn stokpaard wellicht toch niet is gesneuveld maar op sterven na dood is en reanimatie behoeft.

[1] HR 19 mei 2017, ECLI:HR:2017:938 (Allround/Simstars; ook Mi Moneda).

[2] H. Cohen Jehoram, De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermde stijl. Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen, BIE 2007, p. 12.

[3] Charles Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in Spoor-bundel, deLex 2007, p. 99.

[4] D.J.G. Visser, Verwatering, ’verknoedeling’ en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram, BIE 2007, p. 16.

[5] Gielen, noot 2, p. 107-108.

[6] HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego).

[7] Kort begrip, Hoofdstuk XI (Geerts), nr. 723, p. 657.

[8] Feer Verkade, Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht, Gielen-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 376, verwijzend naar zijn opstel Verwarrende verwarring, Van Oven-bundel, 1981, p. 395

[9] Kort begrip, Hoofdstuk VI (Gielen), nr. 328; Hoofdstk XI (Geerts), nr. 723.

[10] Kort begrip, Hoofdstuk XI (Geerts), nr. 723; Van Peursem, Conclusie nr. 10. En in het bijzonder Paul Geerts, Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor hondjes, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, Gielen-bundel, noot 7, p. 59.

[11] Gielen, noot 2, p. 103.

[12] Verkade, noot 7, p. 376. Verkade leest deze kwalificatie ook in het op andere punten door hem zwaar bekri-tiseerde Raamuitzetter-arrest (HR 31 mei 1991, NJ 1992/391 m.nt. DWFV; IER 1991/47, p. 116 m.nt. Vriesendorp; BIE 1992/15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman; ook Raamuitzetter).

[13] Verkade, noot 11, t.a.p.

[14] Gielen, noot 2, p. 109.

[15] Gielen, noot 2, p. 108; Van Peursem, Conclusie nrs. 8-10. Voorts Mi Moneda-arrest, nr.3.4.4.

[16] HvJ EU 29 september 1998, NJ 1999,/393; IER 1998, p. 265 (Cannon/Cannon) jo. art. 2.20(1) BVIE.

[17] Het voert te ver om hier uit te werken dat de wezenlijke functie van het merk zijn herkomstfunctie is; zie HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009, p.

[18] Zo gesteld, val ik graag bij het (om een andere reden ook door Geerts bijgevallen) Rb van koophandel Brussel, 29 0ktober 2014, B9 13312 (Mars/Gedon Pet) waarin zowel de directe als de indirecte verwarring wordt betrokken op de afkomst van de producten.

[19] Ik houd het er overigens op dat zolang niet onbestreden vaststaat dat het slaafse nabootsingsrecht EU-rechtelijk is geharmoniseerd – verdedigbaar genoemd door Verkade, Visser en Geerts maar ontkend door de Hoge Raad in het Simba Toys/Hasbro-arrest – niet slechts voor de rechtsleer maar ook voor de rechts praktijk alle vrijheid bestaat om eigen wegen te gaan. Richtinggevende uitspraken van het HvJ EU zijn er in elk geval niet. Zie D.W.F. Verkade, Het bijstellen van een raamuitzetter. Nadere beschouwing over HR 31 mei 1991, NJ 1992/391, Strikwerda-bundel, Deventer: Kluwer 2011, p. 509;D.J.G. Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 211/787, p. 978; Geerts, noot 9, p. 66. Voorts HR 17 april 2015, ECLI:HR:2015:1063 (Simba Toys/ Hasbro).

[20] HR 7 juni 1991, NJ 1992,/392; BIE 1991, 116 m. nt. RDV (Rummikub). De opkomst van de verslaafde internet-consument is van eind jaren negentig van de vorige eeuw; zie Google, Geschiedenis van het internet in Nederland.